El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) rechazó de oficio el registro de una marca por considerar que fue solicitada para perpetrar un acto de mala fe

Por: Abg. Katherine González H.

Mediante Resolución Nro. SENADI_2019_RS_19814, el SENADI rechazó la solicitud de registro de la marca KRUSELINGS para proteger productos de la clase internacional 28, por considerar que era igual a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial, concluyendo con ello que su registro sería de mala fe ya que buscaría engañar a los consumidores.

Una marca es cualquier signo capaz de identificar productos o servicios en el mercado. A efectos de su registro, la legislación comunitaria y nacional establecen una serie de causales de irregistrabilidad, que deben ser revisadas por las oficinas de propiedad intelectual para evitar el registro de signos que no cumplan con los requisitos mínimos para constituir una marca, o que afecten a terceros.

Una de las causales más conocida de irregistrabilidad y que suele ser el motivo principal por el cual se niegan las marcas en el SENADI y en general en las oficinas de propiedad intelectual a nivel mundial, es que la marca solicitada sea similar a una registrada o previamente solicitada1. Otra causal comúnmente utilizada como fundamento para negar una marca, es que se la haya solicitado para engañar a los consumidores o para perpetrar un acto de competencia desleal o mala fe, conforme lo recogen los artículos 135 y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 362 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, más conocido como Código Ingenios.

Caso KRUSELINGS:

Una persona natural en marzo de 2019, solicitó al SENADI el registro de la marca KRUSELINGS para proteger

“Juegos, juguetes; artículo de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad” – productos de la clase internacional 28.

La mencionada solicitud no fue objeto de oposición por parte de terceros; sin embargo, al momento de emitir su decisión, el SENADI consideró que la marca solicitada era idéntica a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial (KRUSELINGS), por lo que la solicitud incurría en una prohibición para su registro debido al engaño que podría producir en los consumidores y estableciendo que esta clase de solicitudes son de mala fe.

En su decisión, la Autoridad dejó claro que a pesar de no existir en Ecuador una solicitud previa o registro igual o similar a KRUSELINGS, la prohibición de registrar una marca igual a una reconocida mundialmente tiene por objeto precautelar el interés general, especialmente de los consumidores.

Estas decisiones se alinean con las tendencias mundiales de protección a los derechos de propiedad intelectual y específicamente en el tema de marcas. En este sentido, la Asociación Internacional de Marcas (International Trademark Association, INTA) emitió algunos

indicadores que sirven de guía para ayudar a los países a determinar si una solicitud de marca es de mala fe2, de los cuales resaltamos los siguientes por ser relevantes al caso analizado:

  • Si la marca se solicitó primordialmente para apropiarse de una marca notoria en otras jurisdicciones o para interrumpir el negocio de un competidor;
  • Si se solicitó la marca con la intención de crear confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de los bienes o servicios del solicitante;

En esta resolución, la INTA llegó a la conclusión que

“la posibilidad de argumentar y demostrar la mala fe debe usarse como una herramienta para derrotar la piratería de marcas y otros casos claros de apropiación indebida de marcas.”

La resolución del SENADI en caso KRUSELINGS constituye un avance en la protección de la propiedad intelectual en Ecuador, ya que anteriormente el argumento de la mala fe -al menos en el procedimiento de oposición de marcas- era desechado en la mayoría de las veces, lo que ocasionaba en muchos de los casos, el registro de signos que infringían los derechos de terceros bajo el único argumento de que la marca no estaba registrada o solicitada previamente en Ecuador.

Katherine González C.

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